Por Marco Tena
En México, las marcas registradas representan un activo estratégico para las empresas. Sin embargo, obtener el registro no es suficiente para asegurar la protección. Para mantener su vigencia, es necesario usar la marca tal como fue registrada ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI). El no hacerlo puede llevar a que un tercero, con interés legítimo, solicite la caducidad de la marca a través de un procedimiento adversarial, con el fin de obtener derechos incompatibles con tu marca. En este artículo, exploraremos por qué es crucial el uso adecuado de una marca registrada y cómo evitar su vulnerabilidad ante una solicitud de caducidad.
¿Qué significa el uso de una marca registrada?
La Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI) exige que las marcas registradas sean utilizadas de manera fiel a su registro. El uso debe ser real y efectivo, lo que significa que debe aplicarse en el comercio tal como fue registrada, sin alteraciones significativas que modifiquen su naturaleza o los productos y servicios que cubre.
Este uso debe ser constante y debe alinearse con lo especificado en el certificado de registro. Por ejemplo, si la marca registrada incluye un logotipo específico o ciertos colores, es crucial que cualquier uso comercial de la marca respete estos elementos. El uso distinto puede resultar en una acción de caducidad iniciada por un tercero que busque registrar una marca incompatible con la tuya.
Consecuencias del uso incorrecto de una marca
En el contexto mexicano, si una marca no se usa tal como fue registrada durante un periodo de tres años consecutivos, un tercero puede solicitar su caducidad. Este procedimiento es adversarial, lo que significa que se inicia por un solicitante con interés legítimo, como alguien que busca registrar una marca que estaría en conflicto con la tuya si se mantuviera vigente. Este tercero podría argumentar que la marca no está siendo utilizada conforme a la ley y, por lo tanto, debería ser eliminada del registro para poder obtener su propio derecho de marca.
El IMPI llevará a cabo un procedimiento en el que el titular de la marca tiene la oportunidad de defenderse y demostrar que ha estado utilizando la marca en el comercio de manera continua y de acuerdo con el registro original. Si no se puede probar un uso correcto o justificable, la marca puede ser declarada caduca y eliminada del registro, lo que dejaría el camino libre para que el tercero obtenga un derecho sobre una marca que de otro modo sería incompatible.
De acuerdo con el artículo 256 de la LFPPI, cualquier persona con interés legítimo puede solicitar la caducidad de una marca si no se ha utilizado durante un periodo de tres años consecutivos. Este procedimiento adversarial ante el IMPI involucra a dos partes: el solicitante de la caducidad, que busca eliminar la marca registrada, y el titular de la marca, que deberá defender su derecho presentando pruebas de uso real y continuo.
El solicitante usualmente busca registrar una marca que se vea obstaculizada por la existencia de la marca registrada en cuestión. Si la caducidad es declarada, el solicitante podrá proceder con su registro, consolidando su derecho incompatible con la marca caduca.
Es fundamental que el titular de la marca registre y preserve evidencia que demuestre el uso continuo de la marca tal como fue registrada. Esto incluye material publicitario, facturas, etiquetas, y cualquier otro documento que acredite que la marca ha sido utilizada de manera pública y en el comercio dentro del periodo estipulado por la ley.
La ley permite ciertas excepciones para evitar la caducidad de una marca, como la fuerza mayor o impedimentos legales que justifiquen el no uso durante un periodo prolongado. Sin embargo, estas causas deben ser presentadas y argumentadas ante el IMPI para evitar que se declare la caducidad.
Además, el uso de la marca puede ser realizado por terceros bajo un acuerdo de licencia, siempre que el uso autorizado sea consistente con el registro original. Es importante que cualquier uso bajo licencia se documente adecuadamente y que el IMPI esté informado de la existencia de tales acuerdos.
Para evitar que tu marca quede vulnerable a un procedimiento de caducidad iniciado por un tercero con intereses incompatibles, es crucial:
- Utilizar la marca exactamente como fue registrada, respetando los elementos visuales y de diseño clave.
- Documentar y conservar evidencia del uso continuo en el comercio mexicano, incluyendo publicidad, contratos, y facturas.
- Monitorear el uso de tu marca para asegurar que se mantenga consistente con el registro, y realizar auditorías periódicas de tus activos de propiedad industrial.
- En caso de enfrentar un procedimiento de caducidad, contar con una defensa sólida que incluya pruebas irrefutables del uso correcto de la marca.
El uso adecuado y continuo de tu marca registrada es la mejor defensa contra un procedimiento de caducidad iniciado por terceros. Si bien el registro inicial te otorga derechos exclusivos, estos solo se mantendrán vigentes si la marca es utilizada correctamente y conforme a la ley. Para más información sobre cómo proteger tus marcas registradas en México o si enfrentas un procedimiento de caducidad, no dudes en consultar a nuestro equipo legal especializado en propiedad industrial.
