Por Marco Tena
El Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) ha comunicado a la Oficina Internacional de la Organización Mundial Propiedad Intelectual (OMPI) que los titulares de registros internacionales bajo el Protocolo de Madrid, con protección extendida a México, deberán presentar una declaración de uso real y efectivo para mantener la vigencia de sus derechos en el país.
Esta obligación se establece conforme a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial y su incumplimiento puede derivar en la caducidad automática del registro en México. El trámite debe ser presentado por un representante en México.
Derivado de la reforma a la Ley de Propiedad Industrial de 2018 (vigente al momento de su promulgación) (en adelante, la “Reforma”), se estableció como requisito para los titulares de registros de marca, incluyendo los internacionales, el declarar el uso efectivo y real de la marca en dos momentos: i) al momento de cumplir 3 años, y ii) al momento de presentar una renovación.
En ese sentido, derivado de la Reforma, todos los titulares de registros internacionales adquirieron la obligación de presentar la declaración de uso real y efectivo de la marca ante el IMPI al momento de hacer una renovación.
Esto es especialmente relevante, en la medida que los registros internacionales en México están cumpliendo 10 años de vigencia, y muchos pueden ser renovados.
Por su parte, para los registros de marca internacionales registrados en el IMPI después del 10 de agosto de 2018 existen dos momentos en los cuales se debe presentar la declaración de uso real y efectivo:
- A los tres años de la concesión de la protección en México, presentado dentro de los tres meses posteriores al tercer aniversario de la fecha de concesión; y
- dentro de los tres siguientes meses en los que la renovación del registro internacional se publicó en la Gaceta Oficial de la Oficina Mundial de la Propiedad Intelectual.
Como consecuencias al incumplimiento, bajo el primer supuesto, si el titular no presenta la declaración, la marca caduca automáticamente, sin la necesidad de una resolución expresa.
Bajo el segundo supuesto, de no presentarse la declaración, el IMPI requerirá a su titular, por medio de la Gaceta del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y con la referencia del expediente nacional, que, dentro del plazo de dos meses, corrija la omisión.
En ambos casos, el IMPI notificará a los titulares de la invalidez del registro conforme a la Regla 19 del Reglamento del Protocolo de Madrid por medio de la Gaceta Oficial de la Oficina Mundial de Propiedad Intelectual.
Cualquier duda respecto a este tema, el equipod e Propiedad Intelectual e Industrial de Vega, Guerrero & Asociados está preparado para servirle.
