Al llevar a cabo una fusión o adquisición es indudable que una valuación adecuada y los factores financieros resultan fundamentales para llegar a un acuerdo justo entre las partes involucradas. Respecto a la valuación, en numerosas ocasiones nos hemos encontrado con que en el balance de activos, los derechos relacionados con propiedad intelectual y su transferibilidad tienen un fuerte peso, e incluso, en algunas transacciones, resultan ser el factor determinante detrás del interés del adquiriente.
Cuando se está realizando un due diligence como paso previo al cierre de una fusión o adquisición, el tiempo y dedicación dedicado al análisis de las patentes, derechos de autor, marcas y otros activos de PI no puedo dejarse de lado, ya que el no examinar estos probablemente resultará en una valuación errónea y/o una revaluación y otro tipo de cambios estructurales para los documentos de cierre, esto último trayendo como consecuencia la pérdida de tiempo y la realización de gastos innecesarios. Asimismo, el due diligence en este sentido permitirá atender con tiempo la negociación de las estrategias para las transferencias de dominio y los términos de las mismas.
Ahora bien, la realización de un listado de los activos de PI por parte del vendedor es de gran ayuda como guía para un due diligence, pero no suficiente. El solo tiene que ser la base para lograr investigar, conocer a detalle y validar la situación y alcance de cada uno de los activos, incluyendo su vencimiento, jurisdicción y solicitudes relacionadas pendientes. La importancia de la validación en este sentido se ha estado tomando cada vez con más seriedad por las empresas y asesores externos, y por eso mismo también ha sido posible percatarse que hay complejidades relacionadas y que es necesario contar con un equipo altamente preparado para afrontar las mismas en las diferentes etapas de revisión.
Entre los elementos a considerar en las etapas de revisión se debe de tomar en cuanta el trasfondo, involucrando, entre otras cuestiones, los componentes de cada derecho, creadores o autores, titulares actuales, licenciatarios, modificaciones en sustancia y titularidad y estado registral. Se debe considerar que un enfoque meramente actual de los derechos de PI no es suficiente, sino que, considerando que hay elementos tecnológicos y técnicos detrás, la investigación tiene que realizarse desde su creación y registro, asegurando que se cumplan con todas las formalidades exigidas por ley.
