Por Marco Tena
En México, el fenómeno de los “Usurpadores de Marcas” o «Trademark Squatters» sigue representando un desafío significativo para empresas extranjeras que son relativamente famosas; pero no necesariamente buscan establecer su presencia en un país.
Bajo este fenómeno, ciertas personas registran marcas de nichos poco explorados, como cervezas artesanales, aprovechando el bajo costo de registro (aproximadamente $150 USD por marca) y que el sistema marcario en México se rige por el principio de primero en tiempo, primero en derecho.
Posteriormente, exigen sumas desproporcionadas, entre $10,000 y $20,000 USD, para ceder voluntariamente los derechos de la marca y evitar un litigio prolongado.
El sistema de propiedad industrial en México opera bajo el principio de «primero en tiempo, primero en derecho«, establecido en la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial (LFPPI). Este principio otorga el derecho exclusivo sobre una marca al primer solicitante, sin requerir que demuestre uso previo en el país. Si bien este enfoque simplifica el proceso de registro, también deja espacio para que los “Trademark Squatters” registren marcas con intención de bloquear su uso legítimo por empresas que tienen un mejor derecho.
Para combatir estas prácticas, las empresas pueden recurrir al procedimiento de nulidad, previsto en el Artículo 258, fracción II de la LFPPI. Este procedimiento permite impugnar el registro de una marca cuando esta sea idéntica o similar en grado de confusión a otra utilizada previamente en México o el extranjero, siempre que se aplique a productos o servicios similares.
Para que el procedimiento prospere, las empresas deben demostrar:
Un mejor derecho: Evidencia de que la marca ha sido usada antes de la fecha de solicitud del registro impugnado.
Uso ininterrumpido: Documentación que acredite un uso continuo y legítimo de la marca, como facturas, contratos, campañas publicitarias y otros documentos relevantes.
La Reforma de 2018 a la Ley de Propiedad Industrial introdujo la obligación de presentar una declaración de uso a los tres años del registro de la marca. Sin embargo, esta disposición presenta limitaciones, ya que no requiere pruebas del uso real; basta con una declaración bajo protesta de decir verdad, lo que no frena el accionar de los “squatters”.
En nuestro despacho, ofrecemos estrategias preventivas y correctivas para enfrentar este problema:
- Aconsejamos registrar marcas en México lo antes posible, incluso antes de operar.
- Vigilamos el registro de marcas en el IMPI para identificar infracciones.
- Representamos a nuestros clientes en procedimientos de nulidad, construyendo casos sólidos basados en evidencias de uso previo.
- Diseñamos planes integrales para proteger tus derechos de propiedad industrial en México.
El fenómeno de los «Trademark Squatters» pone en riesgo los activos más valiosos de una empresa: sus marcas. Actuar con rapidez y estrategia, acompañado de un equipo legal especializado, es fundamental para proteger tus intereses y garantizar una expansión exitosa en México.
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